CONTENTS
- 1. 지식재산권소송 | 디자인권자의 소송 제기로 사건 발생
- 2. 지식재산권소송 | 디자인보호법적 쟁점과 방어 전략
- - 등록디자인의 권리 범위 한정
- - 침해 제품의 판매 기간 축소
- 3. 지식재산권소송 | 배상액 97% 감액 및 기타 청구 기각
- - 지식재산권소송 방어 필요하다면
1. 지식재산권소송 | 디자인권자의 소송 제기로 사건 발생
지식재산권소송 방어가 필요했던 의뢰인 기업은 휴대폰 케이스, 거치대 등 액세서리 제조 및 유통업을 영위하는 기업이었습니다.
지식재산권소송을 제기한 원고 측은 의뢰인 기업이 판매하는 휴대폰 케이스 제품이 원고의 등록디자인권을 침해했다며 디자인권 침해금지 및 손해배상 청구를 제기한 상황이었습니다.
원고는 한 개의 침해 제품만을 문제 삼지 않고 해당 디자인의 적용 범위를 여러 기종의 케이스 제품으로 확대 해석하여 청구하면서 제품의 제조 및 판매 금지는 물론, 1억 원에 달하는 막대한 손해배상금을 청구했습니다.
다만 의뢰인 기업은 휴대폰 케이스를 납품받아 제품을 판매하는 입장이었고, 납품업체와 원고 측이 디자인권침해금지청구와 관련하여 소송을 계속 중인 사실도 모르는 상황이었습니다.
그러나 지식재산권소송 특성상 침해 사실이 인정될 경우 의뢰인 기업은 제품 판매와 생산 금지라는 조치와 함께 1억원 이상의 배상액 책임을 질 위험에 놓인 건 마찬가지였습니다.
의뢰인 기업의 경영활동 전반에 심각한 위협을 가한 지식재산권소송을 방어하기 위해 본 법인의 기업전문변호사는 즉각 방어 전략 수립에 나섰습니다.
2. 지식재산권소송 | 디자인보호법적 쟁점과 방어 전략
지식재산권소송 제기한 원고의 청구 취지 |
1. 피고는 디자인권침해 제품을 생산, 사용, 양도, 대여, 수출 또는 수입하거나 제품을 양도 또는 대여하기 위한 청약을 해서는 안 되며, 피고의 본점, 지점, 영업소, 공장, 창고에 보관 중이거나, 피고가 제3자를 통하여 점유 중인 제품의 완제품 및 반제품을 모두 폐기하라.
2. 피고는 원고에게 1억원 및 소송촉진법상 12% 비율의 이자를 지급하라. |
본 지식재산권소송은 디자인권 침해 여부를 넘어 침해의 법적 범위와 손해배상 산정의 기초가 되는 판매 기간을 다투는 두 가지 핵심 쟁점을 중심으로 전개할 수 있었습니다.
기업전문변호사는 다음과 같이 원고의 청구 취지를 반박했습니다.
등록디자인의 권리 범위 한정
원고는 의뢰인 회사가 판매한 특정 기종(아이폰 11 등 4개 기종)의 휴대폰 케이스 디자인이 등록디자인과 유사하다고 주장하는 것을 넘어, 디자인의 본질적 특징이 동일하므로 해당 디자인을 적용한 아이폰 시리즈 7개 기종의 휴대폰 케이스 역시 침해 제품에 해당한다고 주장했습니다.
그러나 기업전문변호사는 전체적 심미감을 대비했을 때의 원칙을 강조하여, 디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리해 개별적으로 비교하는 것이 아니라 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지 여부에 따라야 한다는 대법원의 판결을 제시했습니다.(대법원 2020.9.3. 선고 2016후1710 판결 등)
특히 등록디자인 중 창작성이 인정되지 않는 부분, 기능부를 제외하고 지배적인 특징이 유사한지를 중점적으로 다툴 경우 의뢰인 회사가 판매한 여러 기종의 케이스 중 원고의 등록디자인과 지배적 특징이 유사하다고 볼 수 있는 기종은 4개 기종에 불과함을 강조했습니다.
특정 기종 케이스를 제외하고 나머지 기종의 케이스의 경우 카메라 구멍의 위치, 크기 및 형태, 버튼 및 포트 배열, 전체적 윤곽 등에서 등록디자인의 창작적 특징 및 구별되는 상이한 심미감을 제공한다는 점을 변리사 등 전문가 의견을 첨부해 구체적으로 입증했습니다.
침해 제품의 판매 기간 축소
원고 측은 의뢰인 회사가 7개 기종에 달하는 침해 제품들을 11개월 가량 판매했다고 주장하며 이를 근거로 손해배상액을 산정했고, 1억원의 손해배상금 및 지연손해금 지급 의무를 주장했습니다.
다만, 기업전문변호사는 의뢰인 기업의 매출 자료, 거래 명세서, 세무서 과제자료 등을 철저히 분석하여 침해 제품의 판매 기간을 약 3개월로 축소했습니다.
또한 의뢰인 기업의 매출액 중 침해 제품에만 한정한 내역을 확인할 수 있는 자료가 없음을 들어, 원고 측이 주장한 만큼 과다한 손해액을 배상할 근거가 없음을 피력했습니다.
이에 따라 원고에게는 디자인권 공유자가 아닌 원고 측 지분 범위, 즉 ½ 내에서만 손해배상청구권이 있으므로 지식재산권소송에 따른 손해배상액은 약 300만원이 적정함을 주장했습니다.
디자인보호법상 손해액의 추정
디자인보호법 제115조(손해액의 추정)
⑥ 법원은 디자인권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에서 손해가 발생한 것은 인정되나 그 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 밝히는 것이 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 제1항부터 제5항까지의 규정에도 불구하고 변론전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.
3. 지식재산권소송 | 배상액 97% 감액 및 기타 청구 기각
기업전문변호사의 주장과 입증은 법원에서 상당 부분 받아들여졌습니다.
법원은 원고가 주장한 7종의 휴대폰 기종 중 오직 특정 기종 케이스들만이 원고의 등록디자인 권리 범위에 속한다고 인정하여 폐기 등을 명했고, 나머지 기종들에 대해서는 유사성이 인정되지 않아 침해에 해당하지 않는다고 판단했습니다.
이에 따라 ‘피고가 제3자를 통하여 점유 중인 제품의 완제품 및 반제품에 대한 폐기 청구 부분’은 부적법하므로 각하하며, 손해배상액 청구 인정 금액은 300만원으로 판결, 그 외 나머지 청구는 이유가 없음에 따라 기각 판결을 내렸습니다.
기업전문변호사는 침해 범위 한정과 판매 기간 축소 방어 전략을 통해 지식재산권소송을 의뢰인의 이익을 지키는 방향으로 마무리지을 수 있었습니다.
이를 통해 의뢰인 기업은 제품 판매 금지라는 최악의 시나리오를 방지하고, 사업 연속성을 확보할 수 있었다며 감사 인사를 보내주셨습니다.
지식재산권소송 방어 필요하다면
디자인권 침해 소송을 제기당한 기업은 침해 의심 등록디자인의 창작적 특징이 무엇인지, 침해 주장 제품이 그 특징을 포함하여 전체적 심미감을 유사하게 만드는지, 손해배상 산정의 근거가 되는 판매 기간 및 이익산정이 객관적 증거에 기반하는지 확인해야 합니다.
대량 유통 제품의 경우 고객 리뷰, 일반 거래명세서 등은 판매 시점을 정확히 증명하지 못할 수 있다는 점을 역이용하여, 원고의 증거가 가진 허점을 간파하고 실제 판매 중단 시점을 입증하는 증거 재해석 및 반박 능력이 소송의 승패를 가릅니다.
지식재산권소송 다수 수임, 특허법원 판사 경력, 지식재산 전담 기술심리관 경력을 보유한 변호사 및 기술특허 전문 변리사, 필요 시 증거조사 및 디지털포렌식이 가능한 전문가까지 소속된 본 법무법인에 사건을 의뢰해주시면 빠른 상담을 통해 솔루션을 제시하겠습니다.
