상표·디자인

상표 출원은 특허청에 출원서, 상표 도면, 지정상품 목록을 제출하고, 심사를 거쳐 등록되는 절차입니다.

심사 단계에서는 식별력이 없는 상표에 해당하는지, 선출원 또는 선등록 상표와 동일·유사한지, 공공의 질서나 선량한 풍속을 해칠 우려가 있는지 등 부등록 사유에 해당하는지를 판단합니다.

거절이유가 통지되면 의견서와 보정서를 제출하여 대응하실 수 있고 그럼에도 거절결정이 내려진 경우에는 거절결정불복심판을 청구하실 수 있으며, 심결에 불복하시는 때에는 특허법원에 심결취소소송을 제기하실 수 있습니다.

이를 방지하려면 지정상품의 범위를 명확하게 작성해야 하며 등록 가능성이 높은 식별력 있는 상표를 개발하는 것이 중요합니다.

등록 이후에도 관리가 필요합니다. 정당한 이유 없이 3년 이상 국내에서 상표를 사용하지 아니하면 불사용을 이유로 한 취소심판이 청구될 수 있으므로 사용 사실을 입증할 수 있는 자료를 보관하시는 것이 바람직합니다.

상표권 침해죄는 피해자의 고소가 없어도 수사와 기소가 가능한 비친고죄에 해당합니다.

반면 디자인권 침해죄는 2022년 개정으로 친고죄에서 반의사불벌죄로 변경되어, 피해자가 명시한 의사에 반하여 공소를 제기할 수 없습니다.

두 권리의 죄질 규정이 다르므로 합의의 의미와 효과도 달라진다는 점을 유의하셔야 합니다.

민사상으로는 침해금지청구와 손해배상청구가 가능합니다. 손해액의 증명이 쉽지 아니한 점을 고려하여 침해자가 얻은 이익액이나 통상 받을 수 있는 사용료 상당액을 손해액으로 추정하는 규정이 마련되어 있으며, 손해액의 증명이 곤란한 때에 법정손해배상을 청구할 수 있는 규정도 있습니다.

나아가 침해행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 손해로 인정된 금액의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액이 정해질 수 있습니다.

▶상표 분야 변호 포인트

디자인권을 확보하려면 특허청에 디자인등록출원서를 제출해야 합니다.

출원서에는 디자인의 대상이 되는 물품, 창작자 정보, 도면, 설명서 등을 기재하며, 복수디자인등록출원과 조약에 따른 우선권 주장도 가능합니다.

디자인보호법은 물품의 종류에 따라 심사등록출원과 일부심사등록출원을 구분하고 있습니다. 유행의 주기가 짧은 물품에 대하여는 등록요건의 일부만을 심사하여 신속하게 등록하는 대신, 등록공고일부터 일정 기간 내에 제3자가 이의신청을 할 수 있도록 하고 있으므로 어느 절차가 적용되는지 확인하셔야 합니다.

심사 과정에서 거절이유가 통지되면 의견서와 보정서를 제출하여 대응하실 수 있고, 거절결정에 대하여는 재심사를 청구하거나 거절결정불복심판을 청구하실 수 있습니다.

디자인을 먼저 공개하신 경우에도 방법이 있습니다.

공개한 날부터 12개월 이내에 출원하면서 신규성 상실의 예외를 주장하시면 그 공개로 인하여 신규성이 부정되지 아니하므로 전시회 출품이나 제품 출시가 예정되어 있다면 이 기간을 관리하셔야 합니다.

디자인 등록 거절 사유

• 기존 공지, 공연 실시된 디자인과 동일 또는 유사
• 선출원주의 위반해 후출원된 경우
• 공공질서나 선량한 풍속을 해치는 디자인
• 물품 기능 확보에 불가결한 형상만으로 디자인된 경우
• 타인의 상표, 휘장, 국기 포함
• 타인 업무 관련 물품과 혼동을 일으킬 가능성이 있는 디자인

디자인 분쟁을 예방하시려면 출원 전 선행조사와 함께 디자인의 명세서와 도면을 명확하게 작성하시고, 등록 후에는 시장 감시를 통하여 무단 실시를 신속하게 확인하시는 것이 필요합니다.

침해 사실을 발견하신 경우 권리 행사에 앞서 경고장을 발송하여 자진 철수를 유도하고, 이에 응하지 아니하는 경우 민사와 형사 절차를 병행하는 방안이 활용됩니다.

다만 침해 여부가 불명확한 상태에서 경고장을 발송하거나 거래처에 침해 사실을 알리는 행위는 상대방으로부터 영업방해를 이유로 한 책임을 추궁당할 소지가 있으므로, 발송 전에 침해 여부에 관한 검토를 거치시는 것이 바람직합니다.

또한 관련 디자인 제도의 활용, 신규성 상실 예외의 주장, 조약에 따른 우선권 주장 등 권리 확보 방안을 함께 검토하시어 분쟁 가능성을 줄이시는 것이 중요합니다.

① 디자인 등록 가능성 및 선행디자인 조사

출원 전 신규성, 창작비용이성, 공업상 이용 가능성, 선행디자인 존재 여부를 검토하고 등록 가능성을 분석해 거절 가능성을 줄여야 합니다.

② 디자인권 침해 판단 및 금지청구 대응

외관의 심미감, 주요 부분 유사 여부, 거래 실정을 종합 고려해 침해 여부를 판단하고, 침해금지청구 및 손해배상 소송에 대비하여야 합니다.

③ 디자인권 무효심판 및 정정심판 대응

신규성이나 창작비용이성의 결여, 선출원 디자인의 존재, 공공질서 저해 여부 등을 근거로 무효심판이 청구되는 경우 이에 대한 대응 논리를 마련하여야 합니다.

④ 디자인 라이선스 및 양도 계약 검토

디자인 실시범위, 실시료, 계약 해지 사유, 실시권의 독점 여부를 명확히 하여 실시계약에서 분쟁이 발생할 가능성을 줄여야 합니다.

상표·디자인 문제는 흔히 "분쟁이 생기면 그때 대응하면 된다"며 미뤄지곤 합니다.

하지만 분쟁이 시작되면 특허청 심판과 법원의 가처분·형사·민사 절차가 한번에 진행됩니다. 이때 특허사무소와 로펌을 따로 선임하면 심판과 소송 절차에서의 주장이 어긋나 상대방에게 빌미를 주기 쉽고, 비용과 시간도 이중으로 들 가능성이 생깁니다.

국내 9위 로펌(2025년 국세청 부가가치세 신고 기준) 대륜에서는 상표·디자인 분쟁 대응 노하우를 보유하고 특허 심리 및 심판을 경험해본 변호사와 변리사 등 전문가가 한 팀으로 사건을 맡아 출원부터 심판, 가처분, 손해배상까지 상표·디자인 관련 분쟁 대응의 전략을 하나의 논리로 이어가고 있습니다.

이를 통해 경고장 한 장을 보내기 전에도 침해 성립 여부를 먼저 검토해 역공의 위험을 줄입니다. 또한 상표권 침해(비친고죄)와 디자인권 침해(반의사불벌죄)의 차이를 고려해 고소와 합의 시점을 설계합니다.

지금 확보하는 권리 범위가 앞으로의 분쟁에서 기업이 설 자리를 정합니다.